Cuidados a Observar no Registro de Marca Internacional pelo Protocolo De Madrid

Cuidados a Observar no Registro de Marca Internacional pelo Protocolo De Madrid

O Protocolo de Madrid para registro internacional de marcas entrou em vigor no Brasil em 02 de outubro de 2019. A partir de então o requerente brasileiro que pretenda registrar sua marca em outros países pela via do deste acordo internacional vai depositar no INPI um pedido internacional, que pode ser um pedido multiclasse ou ainda um pedido com mais de um requerente (cotitularidade).

Antes da adesão ao Protocolo de Madrid, o registro de marcas era solicitado perante o INPI (Brasil) e, se o interessado desejasse estender a proteção para outros países, necessitaria contratar um correspondente local em cada país para solicitar o registro de sua marca em cada órgão correspondente aos países escolhidos.

O Protocolo de Madrid habilita as empresas e pessoas físicas de um país-membro a solicitarem, por meio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o registro de uma marca já pedida ou registrada em seu país de origem. Tal processo garante a prioridade da marca e simplifica o registro em todos os países signatários, que abrange 120 nações, incluindo economias relevantes, como Alemanha, China, Estados Unidos, França, Suíça, Reino Unido e Japão. Porém, na América Latina, somente México, Cuba e Colômbia assinaram o acordo, sendo que o Brasil voltou a fazer parte após 84 anos.

O tratado tem como principais vantagens a possibilidade de o requerente brasileiro proteger sua marca em outros países com apenas um processo, taxa única, idioma único e em um órgão, unificando prazos e trazendo mais dinamismo. Dessa forma se viabiliza o depósito de um pedido único junto à OMPI, que providenciará o encaminhamento aos escritórios dos países designados pelo titular, para exame do pedido com base na legislação de cada país.

Ressalte-se que o requerente estrangeiro que deseja registrar sua marca no Brasil também pode optar por usar o Protocolo de Madrid. Tal depósito é eletrônico, feito com o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) e, em seguida, o preenchimento, em inglês ou em espanhol, do formulário MM2 no E-marcas, sistema também usado no depósito nacional.

No caso de brasileiro requerendo o registro de marca em outros países, o INPI, atuará como ponto focal (escritório de origem) e avaliará, além de questões formais, se a especificação de produtos ou serviços apresentados está de acordo com a classificação internacional. Será feito então um pedido internacional de registro de marcas, efetuado perante o INPI, que fará um exame preliminar do pedido, e verificando não haver irregularidades encaminhará o pedido à OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual), que procederá aos exames formais, fará a inscrição do pedido e notificará os países escolhidos para o registro daquela marca.

Se pedido não apresentar inconsistências, e os países de interesse não apresentem exigências e nem recusarem o pedido, será concedido o registro de marca em todos os países escolhidos pela adquirente. A OMPI, então realizará exames formais e, não havendo exigências, fará a inscrição do pedido, publicará na Revista da OMPI e notificará os países escolhidos pelo requerente.

Porém, cada país efetuará o exame de acordo com sua própria legislação, considerando os pedidos e registros concedidos ou em andamento e enviará resposta à OMPI, que repassará aos usuários. Caso ocorra alguma ação de cancelamento por terceiros ou algum impedimento legal, a OMPI procederá com o cancelamento total ou parcial do pedido internacional de marca, e, ainda, dará ao requerente a opção de solicitar em cada escritório dos países escolhidos, em até três meses da notificação de cancelamento da inscrição internacional, a transformação em pedido nacional, mantendo a mesma data de depósito.

Veja que, caso o interessado queira, poderá continuar a utilizar o formato tradicional, um pedido em cada país em que tenha interesse de ver registrada sua marca.

A possibilidade de serem requeridas designações posteriores é mais um dos atrativos do referido sistema internacional. Nada impede, por exemplo, que o depositante busque inicialmente proteção em três países e depois requeira extensão territorial para outros países, desde que não seja alterado o escopo de proteção da marca.

Mas a uma das fragilidades do sistema reside no fato de que, no caso de arquivamento ou indeferimento do pedido ou do cancelamento ou extinção do registro no prazo de cinco anos, a inscrição do registro internacional será cancelada. Então, o depositante ou titular deve buscar proteção nos países de interesse por meio de registros nacionais em cada país.

Além disso, alguns conflitos podem ser gerados em razão da diferença entre dispositivos do Protocolo de Madrid e a lei brasileira que regula o direito marcário.

O requerente estrangeiro que deseja registrar sua marca no Brasil pela via do Protocolo de Madrid percorrerá o mesmo caminho partindo do escritório de origem em seu país (nos EUA, por exemplo, é o USPTO), desde que se trate de um dos 120 outros países membros do Protocolo. Nesse caso, o INPI será o Escritório Designado e examinará o pedido de acordo com a legislação brasileira considerando os pedidos de marcas já registrados ou em andamento no INPI. No caso, o INPI terá até dezoito meses para efetuar uma primeira análise do pedido, sob pena de deferimento automático. Essa primeira análise pode resultar em uma exigência ou sobrestamento, que interrompem a contagem do prazo dos 18 meses, ou diretamente na decisão final de exame. 

Entretanto, para além dos aspectos destacados acima, é importante notar que a adesão ao Protocolo de Madrid demanda, também, ajustes dos procedimentos e da legislação brasileira sobre propriedade intelectual. Desse modo, há que se considerar que a aplicação prática do Protocolo de Madrid pode gerar assimetrias entre pedidos nacionais e estrangeiros, além de outros impactos que podem comprometer a segurança jurídica.

Vejamos a seguir algumas observações relevantes.

ALGUMAS DESVANTAGENS DO PROTOCOLO DE MADRID

O Sistema de Madrid não deixa de ter suas complicações e vulnerabilidades, tanto em termos do processo quanto da proteção conferida.

O Registro internacional de marca pelo protocolo de Madrid deve se basear em um registro nacional. É importante ressaltar que o registro internacional depende do registro doméstico por um período de cinco anos. Consequentemente, se o registro nacional for abandonado ou cancelado durante esse período de dependência, o registro internacional também será automaticamente cancelado.

Além disso, como o sistema da OMPI não se sobrepõe às leis de marcas locais, objeções e oposições podem ser levantadas por terceiros, em cada país. Isso significa que, mesmo que uma marca tenha sido aceita na jurisdição de origem (no caso do Brasil, pelo INPI), nem sempre se segue que ela será aceita em cada país designado no pedido de registro internacional de marca.

O tempo necessário para processar pedidos de registro internacional também pode variar bastante. Em algumas jurisdições, o registro leva cerca de um a dois anos e geralmente é mais rápido do que um pedido nacional. Em alguns países, como do continente africano, as leis nacionais não foram atualizadas para reconhecer o sistema internacional de registro, o que pode levar a questões envolvendo dificuldade de registro.

O SISTEMA INTERNACIONAL DEVE SER UTILIZADO DENTRO DE UMA ESTRATÉGIA

Qualquer empresa que opera globalmente provavelmente estará de olho em territórios importantes no exterior, como China, Índia, Japão e EUA. O registro internacional pode desempenhar um papel fundamental nesse sentido, pois permite que as empresas registrem os direitos de marca nos países que se inscreveram no Protocolo de Madrid. No entanto, para garantir a obtenção da proteção necessária nos países designados, recomenda-se aos interessados que considerem, ao menos, os seguintes questionamentos, antes de dar início ao registro internacional:

1) Quantos países serão designados?

Dependendo dos países necessários, pode ser mais barato ou mais fácil depositar pedidos de registro nacionais, especialmente se a empresa estiver interessada apenas em um ou dois registros de marca. Além disso, para alguns países, os requisitos do Protocolo de registro serão mais rigorosos do que os requisitos nacionais.

2) Quais países serão designados para registro?

Infelizmente, em certas jurisdições (Índia, por exemplo), um direito adquirido por registro internacional é mais vulnerável do que um direito adquirido por meio de registro nacional. Por isso, é temeroso adotar uma estratégia única para registro internacional. Ao invés disso, as empresas precisam ponderar muito bem a relação custo/benefício da adoção do Sistema de Madrid.

Além das questões apresentadas, existem várias peculiaridades em certos países, para as quais se deve dispensar atenção. Para restringir a pesquisa, nos concentramos no mercado americano, em que muitas empresas buscam proteção para suas marcas.

A primeira renovação sob um registro do Protocolo de Madrid, conhecido como Declaração de Uso e Não-Uso deve ocorrer entre o quinto e o sexto ano após a data de registro inicial, e o segundo pedido de renovação é devido dez anos após o aniversário da data inicial do registro. Os pedidos de renovação subsequentes são devidos a cada dez anos a partir de então.

Mas veja que além da data de renovação da marca registrada per meio da OMPI, os EUA têm um prazo de 6 anos para a Declaração de Uso e um prazo de 10 anos para Renovação de Uso. Isso nem sempre é esclarecido quando o registro é concluído, o que torna necessária a assessoria especializada antes de tomar decisões.

Outro foco de atenção é garantir que os bens e serviços listados em um requerimento pelo Protocolo de Madrid não sejam excessivamente amplos, pois um dos motivos mais comuns para recusa de um pedido de marca comercial pelo Protocolo de Madrid nos EUA é porque a descrição dos produtos/serviços utilizados pelo solicitante é excessivamente ampla. Os EUA exigem que a identificação dos serviços seja clara e restrita, de maneira que o padrão aplicado pelo USPTO é mais rigoroso do que a maioria dos outros países.

Além disso, um requerente deve ter intenção de efetivamente usar a marca no comércio nos EUA para cada item identificado no pedido. Isso significa que o solicitante deve ter evidências das medidas adotadas para o uso comercial de cada item na identificação de bens/serviços cuja marca requer registro nos EUA.

Nos termos da legislação dos EUA, presume-se que um registro de marca seja abandonado se a marca não for usada no comércio por três anos consecutivos após a emissão do registro. Se três anos se passaram, o registrante deve ter um motivo justificável para não usar a marca comercial nos EUA. Alguns motivos são um processo de modernização nas instalações da fábrica, algum embargo comercial ou algo parecido. Veja que a simples redução na demanda dos produtos pelo mercado geralmente não é aceita como justificativa para não uso da marca. Portanto, é de extrema importância garantir que a marca seja continuamente usada no comércio e esse uso não seja interrompido por um longo período de tempo sem uma intenção clara de retomar o uso.

CUIDADOS AO UTILIZAR PROTOCOLO DE MADRID EM PROTEÇÃO DE MARCAS NOS EUA

Fique atento e analise muito bem suas estratégias, pois nem sempre é vantajoso utilizar o Protocolo de Madrid para registro de marca nos EUA.

O proprietário do Registro Internacional não pode transferir a propriedade de nenhuma marca dependente para um proprietário que não seja residente em um país membro. Isso significa, por exemplo, que as marcas obtidas sob o Protocolo de Madrid não podem ser transferidas para um proprietário canadense sem antes retirar as marcas do Sistema de Madrid, o que certamente acarretará custos.

Outra restrição é que os números de classe usados ​​em um pedido pelo Protocolo de Madrid não podem ser alterados. Por exemplo, se um pedido internacional listar filme laminado para papel para jato de tinta na classe americana 16, o USPTO rejeitará a descrição porque esses produtos pertencem à classe 17. No entanto, o USPTO não permitirá que os bens sejam transferidos para a classe 17. Assim, o pedido de registro deve conter apenas os números de classe específicos que foram originalmente enviados pela OMPI.

Outro problema a ser pensado é a fraqueza do registro pelo Protocolo de Madrid em disputas judiciais contra marcas registradas pelo próprio USPTO.

Nos EUA, os direitos sobre uma marca surgem através do uso efetivo da marca no comércio. Porém, as leis americanas permitem que pedidos de registros pelo protocolo de Madrid se registrem sem que haja registro da marca diretamente nos EUA. Esta é uma grande vantagem do Protocolo de Madrid sobre os pedidos arquivados diretamente nos EUA. Contudo, se surgir uma lide judicial em um tribunal americano em relação a um registro depositado pelo Protocolo de Madrid, a parte contrária solicitará o cancelamento da marca, especialmente se não houver comprovação de que o registro feito pelo Protocolo de Madrid tenha sido efetivamente usado no comércio americano.

CONCLUSÃO

Mediante todo o exposto, percebe-se que o Protocolo de Madrid é uma ferramenta poderosa para reduzir custos e gerenciar a manutenção de portfólios de marcas internacionais. Porém, quando essas carteiras incluem os EUA, os fatores acima devem ser levados em consideração para decidir o que atenderá melhor às necessidades do interessado em registrar a marca: se o Protocolo de Madrid ou o arquivamento direto nos Estados Unidos pelo USPTO.

REFERÊNCIAS:

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